La détention d'une marque n'inclus pas automatiquement le nom de domaine TGI de Paris, 13 mai 2003, Sté Liste Rouge c/ Sté 123 Multimédia

Le titulaire d'une marque encourt la déchéance de ses droits s'il ne fait, pendant 5 années un usage sérieux de sa marque pour des services visés par la classe d'enregistrement. Or, une marque enregistrée dans la classe des services de télécommunication, doit être exploitée dans le cadre de services fournis par un prestataire technique. L'exploitation d'un nom de domaine ou d'un site Internet se distinguent de ces services en ce qu'ils ne sont que des moyens de communication. TGI de Paris, 13 mai 2003, Sté Liste Rouge c/ Sté 123 Multimédia

Faits

La société Liste Rouge, titulaire de la marque Liste Rouge et du nom de domaine "listerouge.fr", développe ses activités, notamment par le biais de son site Internet, dans le domaine de la confection, des cadeaux et des articles de mode. La société 123 Multimédia ayant procédé à l'enregistrement du nom de domaine "listerouge.com", la société Liste Rouge assigne cette dernière sur le fondement de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale.

Le tribunal de grande instance de Paris déboute la société Liste Rouge de l'ensemble de ses demandes.

Contenu de la décision

Les juges retiennent, en premier lieu, que Liste Rouge doit être déchue des droits sur sa marque pour la classe d'enregistrement relative aux services de télécommunication: "les services de télécommunication que couvre la classe 38 s'entendent de ceux, généralement fournis par un prestataire technique, ayant un tel objet et ne se confondent pas avec les multiples services pour la fourniture desquels les communications par Internet ou tout autre moyen de transmission électronique ne sont qu'un moyen".

En second lieu, le moyen tiré de la contrefaçon de la marque Liste Rouge est également écarté. Après avoir relevé que la société 123 Multimédia exerce une activité d'exploitation de supports médiatiques, de conseil en communication et d'édition, les juges concluent qu'aucun risque de confusion n'a été démontré.

Enfin, le tribunal de grande instance de Paris, après analyse d'éléments factuels, considère que 123 Multimédia et ses filiales n'ont pas eu "un comportement fautif dirigé contre la demanderesse" et écarte le grief fondé sur la concurrence déloyale.

Commentaire

Le jugement du tribunal de grande instance de Paris a le mérite de rappeler que les conflits opposant titulaires de noms de domaine et titulaires de marques doivent faire l'objet d'une analyse in concreto.

Conformément à l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, le propriétaire d'une marque régulièrement enregistrée encourt la déchéance de ses droits si, sans juste motif, il n'a pas fait un usage sérieux de sa marque pour les produits visés par la classe d'enregistrement au delà d'un délai de 5 ans suivant la date d'enregistrement de la marque. En l'espèce, les services de télécommunication de la classe n°38, doivent s'entendre strictement comme les services fournis par un prestataire technique. En d'autres termes, l'exploitation d'un site Internet et l'utilisation des outils de communication en général, ne suffisent pas à établir un usage sérieux de la marque. Liste Rouge se trouve donc déchue de sa marque "Liste Rouge" dans la classe 38 uniquement.

Le moyen tiré de la contrefaçon de la marque Liste Rouge est également écarté. La contrefaçon suppose un risque de confusion entre les activités des deux sociétés. En l'espèce, ces activités sont largement différenciées puisque Liste Rouge exerce dans le domaine de la confection de vêtements, les cadeaux et les articles de mode alors que 123 Multimédia exerce une activité d'exploitation de supports médiatiques, de conseil en communication et d'édition. Les juges n'ont donc pas retenus le grief de contrefaçon.

Enfin, au titre de leur appréciation souveraine, les juges du fond ont écarté la concurrence déloyale en retenant que la Sté 123 Multimédia et ses filiales avaient enregistré en tant que marques au Luxembourg (lieu du siège sociale des sociétés) et en tant que noms de domaine, les dénominations "listeblanche.com", "listerouge.com" et "listejaune.com". La marque "Liste Rouge" a également été enregistrée auprès de l'OMPI. L'ensemble de ces éléments procèdent selon les juges "d'une logique commerciale excluant un comportement fautif dirigée contre la Sté Liste Rouge".